共有专利或将成为科创板上市“拦路虎”？

文/ 王乃莹、张雨嘉  上海市协力（苏州）律师事务所

自2019年开板以来，科创板无疑成为当下资本市场最受关注的焦点之一。知识产权作为科创板上市企业科创属性的重要体现，是信息披露中必不可少的一部分。知技IP通过对申请科创板上市企业的招股说明书、上市委问询函及企业回复等信息进行筛选，并结合相关政策文件，分析科创板企业上市过程中有关知识产权信息披露注意的要点以及日常经营管理中需要特别关注的事项，旨在助力科技创新型企业早日上市。

青岛易来智能科技股份有限公司

青岛易来智能科技股份有限公司（下称“易来智能”）于2020年12月30日提交上市申请，目前已经过上海证券交易所两次审核问询，其中均涉及到“与小米共有专利的相关情况”。

2021年1月28日首轮问询

问题6.关于科创属性

招股说明书披露：公司主营业务为智能照明产品及控制系统的设计、研发、生产和销售。智能照明产品品类包括吸顶灯、台上照明、基础照明、电工电气、灯饰与智能设备。控制系统为发行人于2020年7月上线的全屋智能照明设计与“一对一”解决方案服务。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于“新一代信息技术领域”之“物联网”和“智能硬件”。发行人形成主营业务收入的15项发明专利中，有10项为与小米科技及小米移动共有。

请发行人说明：……（4）发行人与小米共有发明专利的形成过程，发行人在其中发挥的实际作用，共有专利的形成场所，是否依赖于小米相关方；结合发行人发明专利的申请时间，说明部分发明专利在发行人成立不久即予以申请是否主要依靠小米相关方；发行人主要发明专利均为与小米共有的原因及合理性，是否存在独立研发能力，是否存在纠纷及潜在纠纷。

问题 7.关于核心技术

招股说明书披露：截至2020年6月30日，公司持有境内专利230件，境外专利3件。上述专利有177项为公司单独持有，其余为与小米和公司共同持有。

请发行人说明：……（4）共有专利在发行人生产经营中的作用、是否涉及核心技术，以及在核心技术或产品、服务中的运用情况；是否涉及现有自主品牌产品，有关共有专利使用及收益是否有明确约定，是否需要支付相关费用，是否存在不能持续使用的风险；相关技术后续改进是否受限，相关成果归属是否有明确约定；公司自有品牌生产对小米是否存在技术依赖，是否具有独立面向市场自主经营的能力；小米对相关共有专利的使用情况，是否构成与发行人相竞争的情形，是否限制发行人相关业务拓展；……

第二轮问询

2.3 关于共有专利及研发情况

根据问询回复：（1）技术研发上目前发行人自身已有独立的研发团队和研发机制，自2019年起已开始自行申请专利。……

请发行人说明：……（2）发行人自2019年起才自行申请专利的原因，自行申请专利前是否具备独立自主研发能力；结合共有专利涉及公司核心技术、自有品牌产品的情况，进一步说明是否对小米存在技术依赖，是否具备独立研发能力；……

发行人答复（仅摘录要点）

律师建议

通过易来智能两轮问询及答复的内容，我们不难看出，共有专利是上市委重点关注的内容，尤其关注共有专利的形成过程、发行人在其中发挥的实际作用、发行人是否具备独立研发的能力、发行人是否存在对共有方的技术依赖以及与共有方是否存在纠纷或潜在纠纷。

在本案例中，小米公司是易来智能的投资人及客户，易来智能在成立前期尚不具备成熟的知识产权管理体系，故由易来智能的员工依靠其所有的物质条件完成实际的技术开发工作，由小米根据易来智能的的技术需求和技术效果构想进行专利申请、管理和维护工作。双方通过《业务合作协议》及《知识产权条款》对共有专利的所有权、实施与管理的相关条款作出约定：“双方均有权实施使用共有知识产权，无需向另一方通报及分享收益；未经一方同意，另一方不得向第三方转让或许可共有知识产权；一方放弃共有知识产权的，该共有知识产权应转让给另一方单独所有”。

对于拟上市科创板的企业来说，如果相关技术成果系本企业独立研发，则应当以本企业的名义独立申请专利，确保本企业享有完整的专利权利；如果相关技术成果系与他人合作开发或委托他人开发完成，则需注意共有专利尽可能不要涉及企业的核心技术，避免对共有方形成重大技术依赖，从而使得独立自主经营能力遭受质疑；另外，在选择共有方时，应当避免选择同行业领域内的他人，避免共有方通过实施共有专利而与本企业形成竞争关系，从而影响拟上市企业的市场经营；此外，还应当与共有方对于共有专利的实施方式、处分、使用收益等事项作出详尽的约定，避免己方实施专利受限或共有方通过转让、许可同行业其他竞争者实施共有专利的方式对拟上市企业造成不利影响，产生不必要的纠纷及潜在纠纷，从而影响上市进程。

相关法条：

《民法典》

第八百五十九条  委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另有约定外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以依法实施该专利。

第八百六十条  合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有；当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。但是，当事人另有约定的除外。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，除当事人另有约定外，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。

《专利法（2020修正）》

第十四条  专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。

往期回顾：

王乃莹

高级合伙人律师

知识产权业务部主任

13584850394

     详细简历请扫描下方二维码

张雨嘉

实习律师

知识产权业务部

专注商标、不正当竞争及技术类知识产权法律服务与研究

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